02. 07.2013

Статья 216 Последствия признания индивидуального предпринимателя банкротом

1. С момента принятия арбитражным судом решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства утрачивает силу государственная регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, а также аннулируются выданные ему лицензии на осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности.

2. Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не может быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в течение года с момента признания его банкротом.

3. Арбитражный суд направляет копию решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства в орган, зарегистрировавший гражданина в качестве индивидуального предпринимателя.

Банкротство ИП в Сургуте — помощь юристов в рассрочку 💼 ЮГ «Делу время»

Предпринимательство – это риск! Именно поэтому и существует институт банкротства физ. лиц

По официальным данным Росстата количество банкротов – физических лиц за половину 2018 года выросло на 51%. Может быть и вам уже пора избавиться от головной боли?

Банкротство ИП = Банкротство гражданина

Задолженность, возникшая в результате коммерческой деятельности предпринимателя переходит на гражданина и будет списываться через процедуру банкротство физического лица. Первым делом, мы бесплатно закроем вам ИП (в том числе с долгами) до начала процедуры. Это делается для того, чтобы у вас была возможность вновь открыть ИП сразу после банкротства.

Спокойствие и свобода

Уже через 4-6 месяцев, по решению суда вы официально получаете статус банкрота, а это означает, что вы больше никому ничего не должны и можете начать финансовую жизнь с чистого листа!

Коллекторы и приставы больше не мотают вам нервы

После подачи заявления в суд о признании вас банкротом, коллекторы общаются уже с нашими юристами, а не с вами. После признания вас банкротом приставы снимают все ограничения на ваше имущество.

ИП после банкротства физического лица

Как вести бизнес, если был признан банкротом? Можно ли открыть ИП после банкротства? Через какой срок?

Ответы на эти вопросы в интернете есть, но они противоречивы. Где-то говорится про один год, где-то про пять лет.

В этой статье вы найдёте ответы на вопросы о том, можно ли зарегистрироваться как ИП после банкротства физического лица, что там со сроками и что происходит с «предпринимательскими» и «обычными» долгами ИП в процедуре банкротства.

Банкротство индивидуального предпринимателя: интересный юридический казус, который знают не все

У человека, который зарегистрирован как ИП, могут быть «обычные» долги (например, потребительский кредит или долг по коммунальным платежам) и долги, связанные с предпринимательской деятельностью (получил товар, но не расплатился с поставщиком). Из-за этого иногда возникает путаница.

Но когда человек со статусом ИП идёт на банкротство, то разницы между его «ПЫшными» и «обычными» долгами нет. Списаны будут и те и другие. Кроме некоторых, например, алиментов или долгов из-за причинения вреда. Но эти долги опять же не имеют отношения к тому, имеет человек статус предпринимателя или нет.

Когда Арбитражный суд признаёт предпринимателя банкротом и начинает реализацию его имущества, статус ИП прекращается. То есть предприниматель «превращается» в человека без статуса ИП (п.1 ст.216 закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Арбитражный суд направляет копию решения о признании предпринимателя банкротом в налоговую, а та вносит в ЕГРИП запись, что такой-то такой-то больше не предприниматель.

Но есть интересный момент. Предприниматель может сам, до обращения в Арбитражный суд, отказаться от статуса предпринимателя. И обратиться за самобанкротством, будучи уже «обычным» человеком без статуса ИП.

Получается, у предпринимателя есть выбор:

• обратиться в АС за банкротством, будучи предпринимателем;
• отказаться от статуса ИП и обратиться в АС за банкротством, будучи «просто» гражданином.

Что лучше? Мы считаем, что лучше банкротиться без статуса ИП. Почему? Об этом ниже.

Можно ли открыть ИП, если гражданин был признан банкротом?

Можно. Последствия признания банкротом гражданина без статуса ИП прописаны в ст. 213.30 Закона «О несостоятельности (банкротстве)». Запрета на регистрацию ИП после банкротства физического лица в законе нет. Поэтому хоть на следующий день после завершения реализации имущества можно отправлять в налоговую документы на регистрацию предпринимателем.

Что нельзя, так это становиться директором юридического лица или членом совета директоров. А предпринимателем — можно. То есть на вопрос «через сколько после банкротства можно открыть ИП» ответ чёткий и однозначный — сразу. При условии, что гражданин банкротился, не имея статуса ИП.

Можно ли открыть ИП, если гражданин был признан банкротом, как предприниматель?

Тоже можно, но только через 5 лет после завершения реализации имущества. Так сказано в ст. 216 Закона.

Иными словами:

• если человек заявляет о своём банкротстве, будучи предпринимателем, то предпринимательский статус он теряет, а снова зарегистрировать как ИП можно будет только через 5 лет;
• если человек заявляет о своём банкротстве, будучи «просто» гражданином, то есть без статуса ИП, то он может регистрировать как ИП хоть на следующий день после завершения процедуры банкротства.

Вот поэтому мы считаем, что есть смысл сначала добровольно лишиться статуса предпринимателя, а потом только заявлять о своём банкротстве. Если вы, конечно, планируете заниматься предпринимательством после банкротства.

В интернете пишут про запрет становиться предпринимателем после банкротства. Только сроки называют разные — то ли 5 лет, то ли 1 год

Действительно, путаница есть. В каких-то статьях пишут, что запрет становиться ИП после банкротства предпринимателя — 5 лет, где-то — что один год. На самом деле эти сроки — про разные вещи. Сейчас поясним.

Сначала процитируем закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:

В течение года со дня признания индивидуального предпринимателя банкротом не допускается его повторная госрегистрация в качестве ИП.

Что это значит? Когда Арбитражный суд понимает, что предпринимателю нечем платить по долгам, он объявляет предпринимателя банкротом. Именно об этом и сказано в статье выше. После объявления банкротства начинается реализация имущества уже бывшего предпринимателя.

Но процедура реализации имущества (продажи имущества с молотка) только начинается. При признании ИП банкротом он перестаёт быть ИП. Поэтому статья выше нужна, чтобы предприниматель, ставший банкротом (и переставший быть предпринимателем) не смог тут же зарегистрироваться как предприниматель опять.

А статья про 5-летний запрет быть ИП — это когда реализация имущества завершена:

В течение пяти лет с даты завершения в отношении индивидуального предпринимателя процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность.

То есть сначала предпринимателя признают банкротом, и начинает течь годичный срок запрета регистрировать ИП, а потом, когда завершается реализация его имущества, начинает течь уже 5-летний срок запрета регистрировать как ИП. Эти сроки перетекают один в другой.

Выводы

Если гражданин со статусом предпринимателя заявляет в АС о своём банкротстве, то он перестаёт быть предпринимателем, когда АС признаёт его банкротом. В таком случае в течение 5-ти лет этот человек не сможет снова стать ИП.

Если на банкротство идёт человек без статуса предпринимателя, то, став банкротом и завершив реализацию имущества, этот человек может зарегистрироваться предпринимателем хоть на следующий день.

Долги ИП после банкротства списываются точно так же, как и долги гражданина без статуса ИП. Не имеет значения, «предпринимательские» это долги или нет.

IP в банкротстве: защита ваших интересов и использование возможностей для покупателя | Insights

Банкротства, связанные с интеллектуальной собственностью, могут повлиять на целые отрасли. Решения, касающиеся активов ИС в ходе процедуры банкротства, часто затрагивают предприятия, которые владеют ИС и используют ее в качестве залога для обеспечения долгов, владения ИС и лицензирования ее использования (лицензиары) или лицензирования использования ИС от владельца (лицензиаты). Поскольку активы ИС регулярно продаются и передаются в рамках процедур банкротства и других процедур ликвидации, любая сторона, имеющая интерес в ИС, должна уделять пристальное внимание, когда лицензиар или лицензиат начинает процесс ликвидации.

Поскольку мы — страна интеллектуальных работников, ИС, несомненно, является важным активом в большинстве реструктуризаций. Наиболее ценные активы многих компаний включают их патенты, товарные знаки, авторские права и коммерческую тайну. Этот набор прав интеллектуальной собственности часто определяет, будет ли компания доминировать в отрасли или будет бороться за долю на рынке. Когда эти права связаны с банкротством или другими процессами ликвидации, пользователи ИС (как лицензиары, так и лицензиаты) должны проявлять бдительность. Как и в случае с любым материальным активом, потенциальная смена прав собственности на ИС может иметь серьезные последствия для лицензированных и нелицензированных пользователей ИС.Но поскольку активы ИС передаются в процессе реструктуризации, могут возникнуть возможности для стратегического приобретения.

Продажа объектов интеллектуальной собственности при банкротстве

активов ИС часто отчуждаются в ходе процедуры банкротства. Раздел 363 Кодекса о банкротстве дает должнику широкие полномочия по продаже своих активов. Однако суд по делам о банкротстве должен одобрить продажу после уведомления и слушания. Поскольку процесс является публичным, в нем могут участвовать заинтересованные стороны.Одобряет ли суд по делам о банкротстве продажу 363, зависит от того, имеет ли должник, в его коммерческом решении, надлежащие экономические

обоснование продажи.

Когда должник решает продать свои активы ИС, это решение может сильно повлиять на других участников рынка. Если должник продаст свои права интеллектуальной собственности конкуренту, эта продажа может изменить динамику всей отрасли. Если должник решит продать свои права ИС фирме из другой отрасли, эта продажа может изменить обе отрасли так, как ни одна из сторон не могла предвидеть.В любом случае, когда активы ИС продаются при продаже 363, опытный участник рынка может многое выиграть — или многое потерять. По этой причине все больше и больше владельцев и пользователей ИС отслеживают дела о банкротстве, чтобы определить намерения должника в отношении его активов ИС и участвовать в процессе 363.

Дело о банкротстве Nortel Network демонстрирует важность интеллектуальной собственности в процедурах банкротства. В июне 2009 года Nortel объявила, что пытается продать свои подразделения LTE и CDMA.Предлагаемая продажа 363 включала продажу важнейших активов интеллектуальной собственности. Несколько фирм выразили заинтересованность в продаже, в том числе предыдущие конкуренты Nortel и конкуренты на разных рынках с аналогичными технологиями. Однако все эти фирмы осознавали, насколько приобретение активов интеллектуальной собственности Nortel может изменить их положение на их собственных рынках. В конечном итоге LM Ericsson превзошла Research in Motion, предложив 1,13 миллиарда долларов. Те, кто участвовал в качестве потенциальных участников торгов (и те, кто просто следил за процессом), признали, что реализация Nortel этих активов ИС изменила рынок.

Контракты ИС: отказ vs. Принятие и переуступка

Лицензионные права также могут быть затронуты заявлением о банкротстве. В разделе 365 Кодекса о банкротстве говорится о том, может ли должник отклонить или принять и уступить исполненный договор. ¹ Ученые и суды горячо обсуждают термин «исполнительный». Хотя мнения расходятся, сообщество банкротов в целом соглашается с тем, что договор является обязательным, если у обеих сторон остаются основные обязательства.Как правило, должники хотят заключить и назначить хорошие исполнительные контракты и отклонить плохие. Правила относительно того, когда должник может отклонить исполнительный контракт и когда он может принять и уступить исполнительный контракт, различаются — определенные контракты получают особый режим.

ИС (, например, патентов или лицензий на авторское право) не рассматриваются так же, как другие исполнительные договоры. Эксклюзивные лицензии на интеллектуальную собственность даже не считаются исполнительными. Скорее, они считаются неисполненными и не подлежат «отклонению vs.предположение и назначение »дебаты. В случае банкротства стороны эксклюзивных лицензий на интеллектуальную собственность должны проявлять большую осторожность для защиты и сохранения своих лицензий на интеллектуальную собственность. Эти исключительные права интеллектуальной собственности обычно имеют решающее значение для текущих деловых операций и вносят значительный вклад в стоимость имущества банкротства.

В отношении неисключительных лицензий на ИС должник может либо отклонить, либо принять и уступить, основываясь, по крайней мере частично, на том, является ли должник лицензиаром или лицензиатом рассматриваемого ИС. Когда банкротный должник является владельцем интеллектуальной собственности, он может свободно принять решение о принятии и передаче лицензии. Если владелец так поступает, лицензиат должен выполнять свои обязательства по лицензии. Однако, если владелец ИС отклоняет лицензию, лицензиат может сохранить свои права, если лицензиат произведет все необходимые платежи.

Однако, когда должником является лицензиат ИС, результат может отличаться. Должник, который является лицензиатом ИС, в отличие от должника, который является владельцем ИС, может свободно отклонить лицензию в своем разумном деловом суждении.Однако у должника / лицензиата могут возникнуть проблемы, если он желает принять и передать лицензию, требующую согласия владельца интеллектуальной собственности. Во многих из этих случаев суды по делам о банкротстве находили, что условия лицензии серьезно ограничивают возможность лицензиата принимать и уступать лицензию.

Еда на вынос

• Ознакомьтесь со своими активами ИС и своими потребностями в ИС. Как смена лицензиара повлияет на ваш бизнес? Что делать, если конкурент приобретает неисключительные права интеллектуальной собственности у конкурсного должника?

• Если вы являетесь кредитором, обеспеченным интеллектуальной собственностью, какие шаги вы предприняли для подтверждения совершенства своего обеспечительного интереса? Как вы контролируете должника, чтобы гарантировать сохранение и защиту стоимости активов интеллектуальной собственности (залога, обеспечивающего ваш кредит)?

• Будьте в курсе потенциальных жалоб и заявлений о банкротстве для тех, кто работает в вашей отрасли.Активы ИС могут быть выставлены на продажу, что может повлиять на вас по-разному.

• Обратитесь к юристам, знакомым с процессом банкротства, для наблюдения за процедурами банкротства и определения того, продаются ли и когда важные активы интеллектуальной собственности в рамках 363 продаж.

• Изучите отраслевые публикации и следите за текущими отраслевыми новостями, чтобы понять, заинтересованы ли ваши конкуренты в активах ИС. Юристы по делам о банкротстве также могут располагать информацией о потенциальных участниках торгов из публикаций о банкротстве и наблюдения за делами.

• Привлечь юристов, знакомых с процессом банкротства, для проверки процедур торгов и продажи интеллектуальной собственности. Участие в процессе торгов может позволить получить доступ к информации о должной осмотрительности, которая может оказаться полезной, даже если вы решите не участвовать в торгах или не покупать ИС.

• Если это стратегически целесообразно, вступите в диалог с юрисконсультом должника относительно активов ИС.

____________________________

1.Кодекс о банкротстве не допускает отказа от неисполнения договоров.

Интеллектуальная собственность и банкротство — Upsolve

Понимание того, что такое интеллектуальная собственность

Истории, песни, фильмы, компьютерные коды, слоганы, образцы и изобретения являются видами интеллектуальной собственности. Права интеллектуальной собственности могут принимать форму материалов, защищенных авторским правом, коммерческих секретов, товарных знаков и патентов. С одним продуктом могут быть связаны разные типы IP.Например, ваше любимое веб-приложение может быть защищено авторским правом, товарным знаком и патентом. Авторское право, товарный знак и патент могут рассматриваться как разные средства защиты интеллектуальной собственности, даже если программное обеспечение в целом представляет собой один продукт. По сути, интеллектуальная собственность — это защищенная физическая форма идеи. Например, код в программном обеспечении — это одна идея, а изображения и логотипы — разные идеи. В соответствии с законом интеллектуальная собственность рассматривается как актив. В частности, ИС классифицируется как нематериальный актив, даже если интеллектуальная собственность может иметь физическую форму.

Лицензии на интеллектуальную собственность

Некоторые формы интеллектуальной собственности могут быть лицензированы. Лицензиар интеллектуальной собственности владеет соответствующей лицензией и традиционно получает выплаты роялти, когда продукт, услуга или идея, защищенные лицензией, являются прибыльными. Лицензиат ИС имеет право использовать ИС и обычно платит лицензиару ИС за использование интеллектуальной собственности исключительно или неисключительно. Лицензионные права оцениваются в процессе банкротства; они могут быть или не быть благоприятными для заявителя о банкротстве.У заявителя о банкротстве с исключительными правами лицензиата будут другие возможности, чем у заявителя о банкротстве с неисключительной лицензией. Суды по делам о банкротстве и федеральный закон обычно разрешают передачу исключительных лицензий на патенты и авторские права, но запрещают лицензиатам передавать неисключительные права интеллектуальной собственности кому-либо еще.

Заявление о банкротстве

Заявление о банкротстве может быть эффективным решением для облегчения долгового бремени даже для владельцев интеллектуальной собственности. Законы пытаются уравновесить права подателя заявки с правами кредиторов и владельцев лицензий на интеллектуальную собственность.После погашения долгов кредиторы больше не имеют никакого законного права взыскивать эти долги. Существуют разные виды процедур банкротства; каждая из них определяется главами Кодекса о банкротстве. Главы 7, 11 и 13 являются наиболее распространенными типами процедур банкротства. Во всех процедурах банкротства проверяются активы, доходы и расходы должника. Некоторые активы классифицируются как освобожденные от производства, но несущественные активы обычно не освобождаются. Например, у вас может быть одна машина, но не три машины.

Чтобы подать заявление о банкротстве в соответствии с главой 7, вы должны соответствовать ограничениям, предусмотренным в главе 7 проверки нуждаемости, которая ограничивает право на участие на основе дохода. Только заявители с низким доходом могут добиваться банкротства согласно Главе 7. Основная идея главы 7 заключается в том, что не освобожденные от налогообложения активы продаются для выплаты долга. По завершении успешного банкротства приемлемые необеспеченные долги, которые вы не в состоянии выплатить, погашаются — исчезают навсегда. В главе 13 «Банкротство» у вас есть возможность сделать доступные платежи для погашения долга в течение 3-5 лет.Если вы будете придерживаться плана платежей, ваш оставшийся долг будет погашен. Банкротство главы 11 обычно используется предприятиями, потому что это позволяет организациям реорганизовать задолженность, связанную с бизнесом. Физические лица также могут подать заявление о банкротстве по главе 11, но это дороже и сложнее, чем банкротство по главе 7 или 13.

При банкротстве термин «конкурсная масса» относится ко всей вашей собственности. Вы можете представить картотечный шкаф, заполненный всеми вашими активами. Суд по делам о банкротстве контролирует эту картотеку — имущество банкротства.Активы в случае банкротства включают в себя вашу полную или частичную законную заинтересованность в собственности, включая интеллектуальную собственность, и доход от источников инвестиций до подачи ходатайства, таких как аренда недвижимости.

Интеллектуальная собственность и Кодекс о банкротстве

Независимо от того, какую главу Кодекса о банкротстве вы подадите, вы получите защиту, обеспечиваемую автоматическим приостановлением. Автоматическое приостановление вступает в силу, как только вы подадите заявление о банкротстве. Автоматическое приостановление немедленно прекращает все операции по взысканию долгов, срок погашения которых был до подачи заявления о банкротстве.Автоматическое приостановление также означает, что если кто-то подал на вас в суд за нарушение патентных прав до подачи заявления о банкротстве, этот судебный процесс будет приостановлен. Если вы подаете в суд на кого-то, утверждая, что он заработал деньги с помощью приложения на вашем веб-сайте, этот иск становится собственностью конкурсной массы. Время решает все. Требования, поданные до подачи заявления о банкротстве, рассматриваются иначе, чем требования, которые могут быть поданы только после подачи заявления о банкротстве.

Банкротство имеет периоды анализа и ожидания. Таким образом, анализ прошлых финансовых обстоятельств и будущих финансовых обстоятельств повлияет на конкурсную массу и требования кредиторов.Например, период ретроспективного анализа применяется к тесту нуждаемости в главе 7. Суд по делам о банкротстве рассмотрит ваш прошлый доход, чтобы определить, имеете ли вы право на банкротство согласно главе 7. Управляющий банкротством часто использует период ретроспективного анализа, чтобы узнать, не были ли оплачены различные требования несправедливо.

Периоды прогнозирования помогают определить будущие расходы и стоимость активов конкурсной массы. Например, предстоящая налоговая декларация может показать, что вы можете ожидать возврата денег в будущем. Этот возврат станет частью конкурсной массы, даже если она еще не была оформлена.Лицензии на интеллектуальную собственность могут иметь будущую ценность. Например, если у вас есть претензия к компании-разработчику программного обеспечения, которая использовала написанный вами программный код (ваш IP), этот иск можно рассматривать как актив в составе конкурсной массы.

Исполнительные контракты на интеллектуальную собственность при банкротстве

Многие виды интеллектуальной собственности лицензируются, и лицензирование предполагает заключение договоров. Лицензионное соглашение IP — это договор. Эти типы контрактов (которые остаются активными, незавершенными или прекращенными) называются «исполнительными контрактами», потому что обе стороны, лицензиар и лицензиат, как правило, должны выполнять оставшиеся обязанности.После рассмотрения дела в Верховном суде с участием Lubrizol и Richmond Metal Finishers Конгресс принял Закон о защите интеллектуальной собственности от банкротства, чтобы внести поправки в раздел 365 Кодекса о банкротстве. Закон поддерживает права интеллектуальной собственности и внесены поправки в законы, которые помогают уменьшить влияние банкротства на лиц, не являющихся должниками, а также лицензиатов и лицензиаров-должников.

Кодекс о банкротстве содержит правила и положения, которые определяют, как активы и требования кредиторов обрабатываются в процессе банкротства, и они применяются к лицензиям на интеллектуальную собственность. Кодекс о банкротстве содержит положения, которые могут помочь лицензиатам-должникам сохранять ценные лицензии на интеллектуальную собственность, и законы, которые помогают лицензиатам-должникам получить освобождение от долга, но также учитываются интересы контрагента.

Раздел 365 позволяет отклонять, принимать или принимать и назначать определенные договоры ИС в зависимости от индивидуальных обстоятельств. Если заявитель о банкротстве имеет лицензионный договор и решает принять на себя лицензионные права, заявитель должен устранить любые неисполнения, чтобы сохранить договор с контрагентом.

В случае банкротства кредитор, заявляющий о наличии обеспечительного интереса в ИС, должен «усовершенствовать» этот обеспечительный интерес. Это означает, что все документы должны быть поданы в отношении IP. Например, финансовый отчет UCC должен быть представлен, если кредитор требует обеспечительный интерес в патенте, а ценные лицензии на авторское право должны быть зарегистрированы в Бюро регистрации авторских прав США, если кредитор требует обеспечительный интерес в материалах, защищенных авторским правом.

Часто контракт на лицензию на интеллектуальную собственность содержит пункт, объясняющий, что происходит, если лицензиар или лицензиат интеллектуальной собственности подает заявление о банкротстве.Юристы должны ознакомиться с федеральными законами и законами штата, чтобы разобраться в деталях при определении того, может ли лицензия на интеллектуальную собственность быть продана для оплаты требования кредитора. ИС и банкротство — это вопрос, который может очень быстро усложниться.

Бюро по патентам и товарным знакам США и Бюро регистрации авторских прав США контролируют законы об интеллектуальной собственности, принятые Конгрессом. Законы об интеллектуальной собственности отличаются от законов о банкротстве, но они могут пересекаться во время дела о банкротстве, связанного с активами интеллектуальной собственности. Например, модель U.S. Решение Верховного суда о выдаче лицензии на товарный знак, вынесенное Первым окружным судом при обсуждении нарушения контракта, гласит, что отказ должника в банкротстве в лицензии на товарный знак не прекращает автоматически права лицензиата, поскольку права определяются законом о банкротстве. В этом деле о банкротстве необходимо было одновременно рассмотреть договорное право, законы об интеллектуальной собственности и законы о банкротстве.

Законы об авторском праве, законы о товарных знаках и патентные законы можно найти в федеральном своде законов, который называется Кодексами США (U.S.C.). Законы об авторском праве и патенты были созданы для поощрения инноваций и защиты прав, законы о товарных знаках были созданы, чтобы не вводить потребителей в заблуждение и защищать права интеллектуальной собственности предприятий. Законы о банкротстве существуют для того, чтобы дать людям, погрязшим в долгах, начать все заново.

Федеральные законы о банкротстве называются Кодексом о банкротстве и являются частью Закона США о банкротстве. под заголовком 11. В заголовке 11 есть конкретное определение интеллектуальной собственности, которое применяется только к банкротству.Определение ИС о банкротстве включает коммерческую тайну, изобретения, процессы, образцы, определенные растения и сорта растений, заявки на патенты, определенные авторские произведения (например, книги, музыку и кодирование программного обеспечения) и работу масок. (Маски относятся к полупроводникам, а не к медицинским маскам). Вы могли заметить, что товарные знаки и знаки обслуживания не включены в это определение. Адвокаты тоже это заметили. Прецедентное право устраняет путаницу, связанную с правами на товарные знаки.

Дела о банкротстве интеллектуальной собственности были рассмотрены в Апелляционном суде девятого округа (9 округ) и четвертого округа (четвертый округ), чтобы помочь определить права на получение лицензий на интеллектуальную собственность.Хотя Девятый округ (9-й округ) и Четвертый округ (4-й округ) иногда соглашаются, бывают случаи, когда у них есть противоположные взгляды, и дела в конечном итоге попадают в Верховный суд США. Эти дела обычно связаны с разделом 365 Кодекса о банкротстве, который касается исполнительных контрактов. (Подробнее о 365 позже!) Адвокаты, рассматривающие дело о банкротстве активов ИС, должны учитывать федеральные законы, регулирующие ИС и банкротство, а также применимые законы штата, регулирующие лицензионные договоры и собственность.

Исключения

Кодекс о банкротстве позволяет освобождать определенные активы от процедуры банкротства.Эти активы не могут быть проданы конкурсным управляющим в счет погашения кредита. Общие исключения — это льготы для приусадебных участков и транспортных средств. Федеральные законы и законы штата определяют, что может быть освобождено от уплаты налогов, и ограниченный размер освобождений. В штатах действуют разные ограничения на освобождение. Неценная ИС может быть освобождена от налога в случае банкротства по главе 7, но ценная ИС не будет освобождена от налога в большинстве случаев банкротства. Активы ИС рассматриваются по-разному в главах 7, 13 и 11. В главе 7 активы, не освобожденные от налога, могут быть проданы для погашения долга.В главе 13 доступны варианты оплаты, позволяющие должникам сохранить ценные активы, а в главе 11 — планы реорганизации.

Стоимость IP основывается на рыночных условиях, восстановительной стоимости, прогнозируемой стоимости лицензионных отчислений, ликвидационной стоимости и технологических факторах. Например, патентная лицензия на устаревшую технологию будет иметь меньшую ценность, чем патентная лицензия на технологию, которая в настоящее время пользуется популярностью. Вы захотите принять во внимание ценность своего IP при составлении плана банкротства.

Некоторые текущие проблемы: Букварь по вопросам интеллектуальной собственности при банкротстве для лицензиаров и лицензиатов | Lowenstein Sandler LLP

Банкротство Westlaw Journal — 22 июня 2020 г.

Многое было написано о множестве юридических вопросов, связанных с глобальной пандемией COVID-19: конституционность блокировок, ответственность за открывающиеся магазины, процесс получения кредитов ГЧП и применимость положений о форс-мажорных обстоятельствах. немного.

Как специалисты в области интеллектуальной собственности и банкротства, мы отвечаем на все больше вопросов о влиянии банкротств (как фактических, так и потенциальных) на права лицензиаров и лицензиатов.

В этой статье освещаются некоторые из наиболее часто возникающих вопросов, как для лицензиаров, так и для лицензиатов, оценивающих свои права в связи с недавним или ожидающим рассмотрения дела о банкротстве, а также для сторон, пересматривающих свои профили рисков при заключении новых лицензионных соглашений в условиях COVID. -19 пандемия.

Мы также исследуем некоторые подводные камни соглашений об условном депонировании исходного кода и последствия выпуска исходного кода в связи с заявлением о банкротстве.

Права лицензиара при банкротстве лицензиата

Как правило, лицензионное соглашение аналогично любому другому контракту в том смысле, что оно может быть расторгнуто по взаимному соглашению сторон или иным образом, как указано в его условиях (обычно в случае неисправленного нарушения стороной или по истечении срока действия).

Многие лицензионные соглашения содержат формулировки, дающие право стороне расторгнуть такой договор в случае несостоятельности контрагента или подачи заявления о банкротстве (известные как положения «ipso facto»).

Однако такие положения обычно не имеют исковой силы в исполнительных контрактах (т. Е. Контрактах, в которых существенные обязательства к исполнению остаются причитающимися с обеих сторон), когда контрагент подает иск по главе 11 или главе 7 в соответствии с Кодексом США о банкротстве («Кодекс о банкротстве»), Кодекс о банкротстве, как правило, запрещает прекращение такого договора (и прав или обязательств стороны по нему) исключительно на основании несостоятельности контрагента-должника или возбуждения дела о банкротстве в соответствии с Кодексом о банкротстве, независимо от того, существует ли такое право на прекращение в договор. ¹

Это логично, потому что Кодекс о банкротстве направлен на сохранение прав должника / конкурсной массы, чтобы бизнес мог продолжаться непрерывно, пока доверительный управляющий (в случае главы 7) или «должник во владении» ( в деле о реорганизации главы 11) ² решает, какие контракты следует «принять» (и продолжать выполнять) или какие контракты следует «отклонить».

В контексте интеллектуальной собственности запрет на принудительное исполнение положений ipso facto в сочетании с автоматическим приостановлением действия Кодекса о банкротстве часто имеет решающее значение, поскольку такие положения не позволяют лицензиару, не являющемуся должником, прекратить право лицензиата-должника на использование интеллектуальной собственности, необходимой для работы ( например, лицензия на программное обеспечение инфраструктуры) при возбуждении процедуры банкротства.

Лицензионные права интеллектуальной собственности (будь то патент, авторское право, товарный знак, коммерческая тайна, гласность или иное) обычно не могут быть переуступлены лицензиатом без согласия лицензиара в соответствии с законодательством о небанкротстве.

В Кодексе о банкротстве прямо говорится, что управляющий конкурсной массой не может уступать договор, если позиция по умолчанию в соответствии с применимым законодательством о банкротстве заключается в освобождении контрагента по соглашению от принятия такой уступки. ³

Таким образом, хотя лицензиар, не являющийся должником, не может прекратить действие лицензии просто из-за несостоятельности лицензиата-должника или подачи заявления о банкротстве в соответствии с Кодексом о банкротстве, такой лицензиар, не являющийся должником, может в конечном итоге помешать лицензиату-должнику уступить свою долю третьему лицу.

Такой лицензиар, не являющийся должником, может в конечном итоге иметь возможность добиваться освобождения от автоматического приостановления действия Кодекса о банкротстве для прекращения действия лицензии, которая не может быть уступлена и, возможно, поэтому не может считаться предполагаемой. ⁴

Однако, если лицензионное соглашение прямо разрешает лицензиату уступать лицензионное соглашение (будь то в целом или конкретно в связи с продажей всех или практически всех активов лицензиата), то исполнительная лицензия на интеллектуальную собственность, скорее всего, будет подлежат переуступке в соответствии с применимым законодательством, и такой договор не может быть расторгнут лицензиаром.

Таким образом, для лицензиара и лицензиата критически важно внимательно изучить и критически обсудить все положения контрактов / лицензионных соглашений на интеллектуальную собственность, включая положения, касающиеся уступки прав и прекращения их действия в случае банкротства.

Права не являющегося должником лицензиата при банкротстве должника-лицензиара

В соответствии с Кодексом о банкротстве должник (в главе 11 о банкротстве) или попечитель по главе 7 (в случае ликвидации по главе 7) имеет широкие полномочия, после одобрения суда, принимать на себя (т.е. принять) или отклонить (т.е. признать договор нарушенным) ⁵ исполнительных договоров конкурсной массы, чтобы максимизировать стоимость активов должника в пользу его конкурсной массы. ⁶

Когда должник вступает в банкротство, управляющий / должник может полагать, что лучший способ сохранить стоимость конкурсной массы — это расторгнуть все невыполненные лицензионные соглашения (насколько это возможно), чтобы увеличить стоимость интеллектуальная собственность конкурсной массы.

Тем не менее, раздел 365 (n) Кодекса о банкротстве защищает права интеллектуальной собственности, не являющихся лицензиатами-должниками, предоставляя лицензиату возможность (а) принять любой такой отказ от контракта лицензиаром-должником или (б) сохранить права лицензиата по такой лицензии на интеллектуальную собственность, несмотря на отклонение такого договора. ⁷

Хотя разрешение на односторонний отказ в выдаче лицензии лицензиаром-должником может привести к увеличению стоимости применимых активов интеллектуальной собственности конкурсной массы, разрешение такого отказа без защиты прав контрагентов, не являющихся лицензиатами-должниками, будет слишком разрушительным для лицензиатов , и может привести к серьезным последствиям для этих лицензиатов по переработке.

Такие последствия могут включать в себя потенциальное банкротство лицензиата, который больше не сможет вести свой бизнес, если его лицензионные права могут быть так легко испорчены.

Поскольку Кодекс о банкротстве направлен не только на сохранение ценности бизнеса как непрерывной деятельности и прав кредиторов, но и на минимизацию последствий подачи заявления о банкротстве на остальную часть экономической экосистемы, включение этих положений в Кодекс о банкротстве логичен и необходим.

Если лицензиат, не являющийся должником, решает сохранить свои договорные права после отклонения лицензионного соглашения лицензиаром-должником, лицензиат должен будет продолжать производить любые платежи, требуемые в соответствии с лицензионным соглашением, в конкурсную массу.

Применимые активы интеллектуальной собственности, на которые распространяется лицензия, могут быть проданы во время процедуры банкротства, и лицензия будет передана вместе с ними.

Обратите внимание, что указанные выше ограничения в отношении невозможности уступки лицензии на интеллектуальную собственность лицензиатом-должником не будут применяться, поскольку правило по умолчанию, запрещающее уступку лицензий на интеллектуальную собственность, применяется только для лицензиатов, в то время как лицензиары обычно могут передавать свои интересы в соответствии с применимое законодательство о банкротстве.

В таких обстоятельствах лицензия должна быть передана вместе с интеллектуальной собственностью, и правопреемник займет место предыдущего лицензиара.

Часто возникает вопрос, преобразована ли исключительная лицензия в неисключительную лицензию в результате банкротства лицензиара.

Хотя это может показаться разумным подходом для Кодекса о банкротстве (по сути, рассмотрение лицензиата как другого кредитора и ограничение его взыскания), положения раздела 365 (n) Кодекса о банкротстве прямо заявляют, что исключительные права Лицензиат, не являющийся должником, продолжает действовать, если лицензиат решает сохранить свои права интеллектуальной собственности, несмотря на отклонение лицензионного соглашения в ходе процедуры банкротства.

Защита раздела 365 (n) Кодекса о банкротстве распространяется только на «интеллектуальную собственность». Однако Кодекс о банкротстве четко не разграничивает все категории интеллектуальной собственности, которые будут защищены разделом 365 (n).

Соответственно, лицензиаты интеллектуальной собственности должны включать в свои лицензионные соглашения формулировки, подобные приведенной ниже, чтобы четко указать, что такие лицензии подпадают под определение «интеллектуальной собственности» с учетом важных мер защиты раздела 365 (n) Кодекс о банкротстве:

Защита от банкротства.Стороны соглашаются, что все права на любые [Лицензионные материалы] по настоящему Соглашению представляют собой «интеллектуальную собственность», как это определено в Разделе 101 (35A) Кодекса США о банкротстве («Кодекс о банкротстве»), и что настоящее Соглашение регулируется Разделом 365 (n) Кодекса о банкротстве. Если [Лицензиар] добровольно или невольно становится объектом защиты Кодекса о банкротстве, и [Лицензиар] или управляющий банкротством отклоняет настоящее Соглашение в соответствии с разделом 365 Кодекса о банкротстве, [Лицензиат] имеет право: (i) лечить настоящее Соглашение прекращено; или (ii) сохранить права [Лицензиата] по настоящему Соглашению, в частности, включая, помимо прочего, право осуществлять свои права, предоставленные в настоящем документе в отношении таких [Лицензионных материалов].

Условное депонирование исходного кода

Еще одна горячая тема — влияние банкротства на соглашение, которое включает положение об условном депонировании исходного кода. Программное обеспечение обычно лицензируется исключительно в виде объектного кода (т. Е. В форме, читаемой компьютером, но не понятной людям), а не в виде исходного кода (т. Е. Читаемого человеком).

При лицензировании программного обеспечения, которое является существенным для его бизнеса, лицензиат должен стремиться к тому, чтобы лицензиар поместил исходный код соответствующего программного обеспечения на условное депонирование стороннему агенту (например, Iron Mountain).

В соответствии с соглашением между лицензиаром и агентом условного депонирования, агент выпустит исходный код при определенных ограниченных условиях, согласованных между лицензиаром и лицензиатом в основном лицензионном соглашении (чаще всего, условия, относящиеся к обстоятельствам, когда лицензиар больше не поддерживает или поддерживает программное обеспечение).

Подавляющее большинство лицензиаров программного обеспечения справедливо стремятся сохранить в тайне исходный код этого программного обеспечения. Компании, основанные исключительно на собственном программном обеспечении, считают исходный код жемчужиной компании и часто очень неохотно делают его доступным ни при каких обстоятельствах, в том числе в условном депонировании.

Тем не менее, лицензиары, предоставляющие критически важное программное обеспечение, часто считают, что такие условия условного депонирования необходимы для заключения сделки со своими клиентами.

Условия, запускающие выпуск исходного кода в соответствии с положением об условном депонировании, могут включать банкротство лицензиара или уступку применимого лицензионного соглашения лицензиаром. Обе эти концепции могут быть связаны с заявлением о банкротстве и должны быть приняты во внимание до подачи заявления о добровольном банкротстве.

Хотя ни одна компания не хочет рассматривать возможность банкротства при переговорах по лицензионному соглашению с потенциальным лицензиатом (и чрезмерные споры о таких непредвиденных обстоятельствах могут рассматриваться как слабость бизнеса лицензиара для лицензиата), важно, чтобы лицензиары не позволяют слишком легко запускать такие условия высвобождения.

Полезная стратегия для лицензиаров при обсуждении условий выпуска и прав лицензиата после такого выпуска состоит в том, чтобы сосредоточить внимание на общих интересах соответствующих сторон, а не на последствиях банкротства и / или выпуска исходного кода.

Подчеркивая цель поддержания непрерывности бизнеса для лицензиата — и что лицензиат может быть не в состоянии поддерживать и поддерживать само программное обеспечение, если исходный код будет выпущен, стороны должны быть в состоянии достичь разумного компромисса. об условиях выпуска и условиях использования исходного кода в дальнейшем.

Следует отметить, что выпуск исходного кода из условного депонирования — это не то же самое, что передача права собственности.Тем не менее лицензиары и лицензиаты должны тщательно разработать положения об условном депонировании исходного кода в своем базовом лицензионном соглашении, чтобы обеспечить надлежащую защиту своих интересов.

В правильно составленном положении об условном депонировании исходный код должен оставаться интеллектуальной собственностью и конфиденциальной информацией лицензиара, и лицензиат будет иметь право использовать такой исходный код только в той степени, в которой это разрешено (и на оставшуюся часть) применимое лицензионное соглашение.

В контексте банкротства приобретатели прав интеллектуальной собственности и исходного кода конкурсной массы обычно считают, что стоимость таких активов существенно уменьшилась после любого выпуска исходного кода.

Это имеет место, даже когда положения соглашения об условном депонировании исходного кода требуют, чтобы лицензиат сохранял конфиденциальность исходного кода при выпуске или других разумных ограничениях.

По этой причине потенциальный приобретатель таких активов интеллектуальной собственности из конкурсной массы может стремиться к соглашению с любыми потенциальными получателями исходного кода в условном депонировании, чтобы избежать его выпуска, если приобретатель соглашается поддерживать программное обеспечение для лицензиатов. после покупки и / или предоставить дополнительное рассмотрение.

Заглядывая вперед

Независимо от того, анализируете ли вы права лицензиара, затронутого текущей пандемией, или исследуете новые возможности для бизнеса с контрагентом, для предприятий, полагающихся на ценность интеллектуальной собственности, важно учитывать и надлежащим образом решать взаимосвязь между законодательством о банкротстве и интеллектуальной собственности, а также то, как такое взаимодействие влияет на связанные с ними соглашения о коммерческой интеллектуальной собственности.

Хотя Кодекс о банкротстве может иметь преимущественную силу перед некоторыми положениями контракта, у сторон лицензий на интеллектуальную собственность есть большая свобода действий для планирования многих сценариев и потенциально снижения своих соответствующих рисков путем согласования договорных положений для защиты своих прав в случае, если контрагент по контракту подвергается банкротству.

Хотя переговоры и планирование банкротства любой из сторон лицензии может быть неприятным, такие первоначальные дополнительные усилия в конечном итоге окажутся полезными, если банкротство станет реальностью.

Перепечатано с разрешения 22 июня 2020 г., выпуск Westlaw Journal Bankruptcy . © 2020 Thomson Reuters. Все права защищены. Дальнейшее копирование без разрешения запрещено.

¹ См. 11 U.S.C. § 365 (e) (1). Тем не менее, 11 U.S.C. § 365 (e) (2) содержит важное исключение из этого общего правила, ограничивающее раздел 365 (e) (1) в ситуациях, когда контрагент по договору, не являющийся должником, освобождается от принятия исполнения или предоставления исполнения правопреемнику по такому контракту, или арендовать. В результате раздел 365 (e) (1) не влияет на положения ipso facto в тех контрактах, которые не подлежат переуступке в соответствии с применимым законодательством о банкротстве. См. В целом 3 COLLIER ¶ 365.07 [1] на 365-67 (где говорится, что «§ 365 (e) (2) предусматривает, что признание недействительным положений ipso facto не применяется к договорам или договорам аренды, которые не подлежат переуступке в соответствии с применимыми положениями о банкротстве. закон»).Однако лицензиар, не являющийся должником, не сможет немедленно прекратить действие прав лицензиата после подачи заявления о банкротстве из-за автоматической защиты от приостановления, предусмотренной в соответствии с 11 U.S.C. § 362 (a) Кодекса о банкротстве, хотя лицензиар, не являющийся должником, не обязан соглашаться с уступкой лицензии в ходе процедуры банкротства и впоследствии может требовать освобождения от автоматического приостановления действия лицензии для прекращения действия лицензии в соответствии с оговоркой ipso facto или иным образом. прекращение действия за нарушение положений такой лицензии.

² При ликвидации по главе 7 назначается доверительный управляющий, который принимает на себя управление должника и максимизирует стоимость активов должника в интересах его «имущественной массы». При реорганизации согласно главе 11 обычно не назначается доверительный управляющий, и должник продолжает вести свой бизнес в качестве «должника во владении». Кодекс о банкротстве дает «доверительному управляющему» определенные права и полномочия. В случае главы 7 такие права осуществляет назначенный попечитель главы 7. В случае главы 11 такие права осуществляются компанией-должником (если только доверительный управляющий не назначен по причине, такой как должное мошенничество, нечестность, некомпетентность, грубое бесхозяйственность и т.п.).

³ См. 11 U.S.C. § 365 (c) (1) (a).

⁴ В прецедентном праве о банкротстве существует разделение на то, что нельзя заключить договор, который не может быть уступлен, что имеет последствия для должника, стремящегося реорганизоваться в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве. Таким образом, анализ прав лицензиара и лицензиата необходимо проводить в зависимости от того, где возбуждено дело о банкротстве.

⁵ Некоторые суды исторически рассматривали «отказ» от исполнительного договора как сродни прекращению такого договора и прав контрагента по нему.Однако Верховный суд в деле Mission Product Holdings, Inc. против Tempnology, LLC, 587 U.S. ___, 139 S. Ct. 1652, 203 L.Ed.2d 876 (2019) постановили, что отказ от исполнительного договора сродни нарушению такого договора за пределами банкротства. См. Продукт миссии: Верховный суд защищает права лицензиатов на товарные знаки при банкротстве, несмотря на «отказ» должника-лицензиара от основного лицензионного соглашения на товарный знак, доступно по адресу https://bit.ly/3hyyXc2.

⁶ См. 11 U.S.C. § 365 (а).

⁷ Хотя лицензиат, не являющийся должником, может сохранить свои права интеллектуальной собственности, такие права будут существовать только на момент подачи заявления о банкротстве (поэтому лицензиат, скорее всего, не сможет заставить должника-лицензиара предпринять позитивные действия по контракту, например как обеспечение обслуживания, обновлений, поддержки или даже защита интеллектуальной собственности).Кроме того, другие связанные права, не относящиеся к интеллектуальной собственности, в соответствии с лицензионным соглашением, такие как право распространять продукты, могут быть признаны судом не подлежащими защите в соответствии с разделом 365 (n) Кодекса о банкротстве.

Интеллектуальная собственность при банкротстве: обзор

На первый взгляд вы можете подумать, что закон о банкротстве не повлияет на цели закона об интеллектуальной собственности. В основе закона об интеллектуальной собственности лежит защита определенных исключительных прав, предоставляемых оригинальным произведениям творческого самовыражения и новаторства, и предотвращение недоразумений потребителей.Как правило, интеллектуальная собственность включает авторские права, патенты, товарные знаки и коммерческую тайну. Федеральный закон о банкротстве, в частности Глава 11 Кодекса о банкротстве, как правило, фокусируется на реорганизации финансовых дел должника при минимизации финансовых потерь для кредиторов должника.

Однако ваше первое впечатление может ввести в заблуждение. Взаимодействие между законодательством об интеллектуальной собственности и законодательством о банкротстве усилилось за последние пару лет, поскольку все больше компаний используют интеллектуальную собственность и, к сожалению, все больше предприятий предпочли воспользоваться защитой от банкротства.В этой статье представлен обзор того, как заявление о банкротстве, в частности, заявление о банкротстве, может повлиять на ваши права интеллектуальной собственности.

Кодекс о банкротстве Раздел 362 — Автоматическое пребывание

«Автоматическое приостановление» — это основная защита, предоставляемая должнику при банкротстве. Когда подается прошение о банкротстве, автоматическое приостановление запрещает кредиторам до подачи ходатайства пытаться взыскать долги, обеспечивать принудительное удержание, исполнять судебные решения или предпринимать другие действия против должника или собственности должника, которая теперь является собственностью конкурсной массы.Есть случаи, когда суд по делам о банкротстве предоставляет освобождение от автоматического приостановления, чтобы разрешить иски против должника или собственности недвижимого имущества, но в целом автоматическое приостановление применяется широко и запрещает такие действия.

Подумайте о последствиях автоматического приостановления действия ваших прав на интеллектуальную собственность. Например, возьмем сценарий, в котором вы утверждаете, что несколько предприятий нарушили принадлежащий вам патент. После того, как возникает подозрение в нарушении, но до того, как вы подадите иск о нарушении, одно из предприятий подает заявление о банкротстве.Если этот бизнес является одним из многих потенциальных ответчиков в вашем деле о предполагаемом нарушении патентных прав, автоматическое приостановление запрещает вам включать в свой иск банкротный бизнес. Однако возможно, что ваше дело может быть передано другим ответчикам, даже если оно останется в отношении должника. С другой стороны, если вы не можете вести дело без должника, потому что все ответчики взаимосвязаны, то все ваше дело о нарушении патентных прав может быть приостановлено в соответствии с законом о банкротстве, даже если только один ответчик подал заявление о банкротстве.

Сравните эффект автоматического приостановления в приведенном выше примере нарушения патентных прав с тем эффектом, который он имеет, если возникает подозрение в нарушении вашего патента. после подачи заявления о банкротстве. Автоматическое приостановление предотвращает действия или претензии к должнику, которые могли быть предъявлены до подачи заявления о банкротстве, поскольку эти претензии обычно рассматриваются в рамках самого процесса реорганизации банкротства. Однако дело о нарушении патентных прав в отношении должника в отношении действий должника после подачи заявления о банкротстве может быть возбуждено против должника, поскольку автоматическое приостановление обычно не применяется к основаниям иска, возникшим после подачи ходатайства.

Кроме того, хотя автоматическое приостановление производства предотвратит судебный процесс против должника, связанный с обязательствами до подачи заявления, он, как правило, не влияет на судебный процесс после подачи заявления, инициированный должником или конкурсным управляющим от имени должника. После подачи заявления о банкротстве должник или его управляющий может подать иск о нарушении патентных прав против другой стороны, и автоматическое приостановление не будет применяться (хотя любая выгода от требований должника или доверительного управляющего может составлять собственность конкурсной массы).

Кодекс о банкротстве Раздел 363 — Продажа имущества

Кодекс о банкротстве обычно предусматривает, что должник согласно главе 11, которому разрешено продолжать вести свой бизнес, может заключать подлежащие исполнению контракты в ходе своей обычной деятельности без одобрения суда. Таким образом, для заключения договора купли-продажи или предоставления вам лицензии на интеллектуальную собственность должника в ходе обычной деятельности должника может не требоваться одобрение суда.

На другом конце спектра купли-продажи или лицензиара / лицензиата Раздел 363 Кодекса о банкротстве предусматривает, что собственность должника может быть продана без каких-либо интересов должника или его кредиторов в собственности при соблюдении определенных условий. соблюдены, например: (i) применимое законодательство о банкротстве разрешает продажу без каких-либо процентов, (ii) все, кто имеет интерес в собственности, соглашаются, или (iii) доля в собственности является залогом и продажной ценой имущество превышает совокупную стоимость всех залогов на имущество.

Если должник является лицензиаром интеллектуальной собственности («должник-лицензиар»), то его способность продавать свою интеллектуальную собственность без каких-либо интересов может быть привлекательной для него. Однако эта возможность может создать сложные проблемы для вас как лицензиата должника, если вы хотите сохранить за собой право использовать интеллектуальную собственность должника. Если должнику-лицензиару разрешено продавать свою интеллектуальную собственность без каких-либо залогов и интересов, тогда продажа будет свободна от вашего права на использование интеллектуальной собственности в соответствии с вашей лицензией до банкротства от должника-лицензиара.

Несмотря на то, что существуют механизмы, которые могут обеспечить защиту вас как лицензиата в таких ситуациях, обычно это требует вашего активного участия. Таким образом, лицензиаты должны оставаться активными на протяжении всего процесса банкротства, в котором должник-лицензиар может попытаться продать свою интеллектуальную собственность.

Кодекс о банкротстве Раздел 365 — Исполнительные договоры

Кодекс о банкротстве предусматривает, что должник с одобрения суда может принять (продолжить исполнение или уступить) или отклонить (прекратить исполнение) любой из своих исполнительных контрактов.Исполнительный договор — это договор, в котором все еще есть обязательства к исполнению, которые каждая сторона несет перед другой. Часто условия лицензии на интеллектуальную собственность приводят к заключению исполнительного договора. Как правило, проблемы не возникают с принятием лицензии, пока должник может продолжать работать, но для вас могут возникнуть большие проблемы, если должник решит отклонить ваш лицензионный договор с ним.

Если должнику разрешено без вашего согласия свободно отклонить договор интеллектуальной собственности, дающий вам лицензию на использование интеллектуальной собственности должника, то должник-лицензиар может в одностороннем порядке прекратить выполнение своих обязательств по вашей лицензии.Это может обернуться для вас огромными неудачами, если вы полагаетесь на свою лицензию на использование интеллектуальной собственности должника для ведения своего бизнеса. К счастью, Кодекс о банкротстве обеспечивает определенные меры защиты, которые дают вам постоянное право использовать лицензированную интеллектуальную собственность в течение определенного периода времени, пока вы продолжаете выполнять свои обязательства по лицензии.

В отношении должника-лицензиата действие закона о банкротстве действует иначе. Должнику-лицензиату обычно предоставляется такая же возможность принять, отклонить или принять и уступить свои лицензии на интеллектуальную собственность, как и любой другой исполнительный договор.Если ваш должник-лицензиат откажется от лицензии на использование вашей интеллектуальной собственности, он утратит право на использование вашей интеллектуальной собственности, и вы потеряете право на получение оплаты за такое использование. С другой стороны, способность должника-лицензиата принять ваш контракт и передать лицензию на использование вашей интеллектуальной собственности другой стороне зависит от типа лицензии и типа интеллектуальной собственности, о которой идет речь. Например, федеральный патентный закон обычно запрещает уступку неисключительных патентных лицензий без согласия лицензиара, что означает, что они не могут быть приняты должником-лицензиатом.Конечно, если должник хочет и дальше лицензировать вашу интеллектуальную собственность, вы можете заключить новый договор с должником.

Заключение

Независимо от того, являетесь ли вы лицензиаром или лицензиатом интеллектуальной собственности, вам следует уделять особое внимание своим лицензиям на интеллектуальную собственность, чтобы понимать и защищать свои права интеллектуальной собственности во время процедуры банкротства.

—
© 2021 Уорд и Смит, П.A.

Эта статья не предназначена для предоставления юридических консультаций при каких-либо конкретных обстоятельствах или фактах, и на нее нельзя полагаться. Не следует предпринимать никаких действий на основании информации, содержащейся в этой статье, без консультации с юристом.

Мы — ваша установленная юридическая сеть с офисами в Эшвилле, Гринвилле, Нью-Берне, Роли и Уилмингтоне, Северная Каролина.

Верховный суд разъясняет последствия банкротства для лицензий на товарные знаки

White & Case Technology Newsflash

20 мая 2019 года Верховный суд вынес решение по делу Mission Products Holdings, Inc.v. Tempnology, LLC , что отказ должника-лицензиара от лицензионного соглашения на товарный знак не «лишает лицензиата его прав на использование товарного знака». ¹ Этот холдинг разрешает давний раскол в Федеральных апелляционных судах по поводу последствий банкротства для лицензий на товарные знаки.

Фон

Tempnology производит спортивную одежду и аксессуары под торговой маркой Coolcore. В 2012 году Tempnology предоставила Mission Products неисключительную лицензию до 2016 года на использование товарных знаков Coolcore в США и за рубежом, но Tempnology подала заявление о банкротстве в 2015 году, до истечения срока действия лицензионного соглашения.Суд по делам о банкротстве разрешил компании Tempnology отказаться от соглашения с компанией Mission Products в соответствии с законом 11 U.S.C. § 365 (а). ²

Раздел 365 (а) Кодекса о банкротстве предусматривает, что должник или доверительный управляющий может, при условии одобрения суда, принять или отклонить любой «исполнительный контракт» — контракт, в котором некоторое исполнение остается обязательным для обеих сторон. В результате должник или доверительный управляющий решат, стоит ли поддерживать исполнительный договор, то есть является ли он чистым активом или чистым обязательством перед имуществом.Хотя осуществление этого права подлежит одобрению суда, решение о заключении контракта или отказе от него пользуется широким уважением. Если исполнительный договор отклоняется, § 365 (g) предусматривает, что отказ представляет собой «нарушение» со стороны должника, и контрагент может подать в суд и требовать возмещения убытков от имущества.

Хотя Кодекс о банкротстве специально защищает определенные виды прав интеллектуальной собственности при отклонении контракта (включая патенты, коммерческую тайну и авторские права), определение «интеллектуальной собственности» в Кодексе о банкротстве («Кодекс») не включает товарные знаки. ³ Согласно § 365 (n), лицензиат интеллектуальной собственности, чье согласие было отклонено, может принять решение сохранить свои права на интеллектуальную собственность при условии, что он будет уплачивать роялти в течение срока действия договора. ⁴

Раздел 365 (n) был добавлен в Кодекс в противовес решению Четвертого округа Lubrizol Enterprises., Inc. против Richmond Metal Finishers, Inc. (1985), в котором говорилось об отказе в выдаче патентной лицензии должником-лицензиаром. аннулировал права лицензиата на патент. ⁵ В этом деле, как и во многих других, Суд по делам о банкротстве исходил из отрицательного вывода о том, что отсутствие товарных знаков из § 365 (n) означает, что правило Lubrizol не было отменено законом в применении к товарным знакам. Таким образом, отказ Tempnology от контракта означал аннулирование права Mission Products на использование товарного знака Coolcore. ⁶

Апелляционная комиссия по делам о банкротстве отменила решение, опираясь на решение Седьмого округа Sunbeam Products против Chicago American Manufacturing, LLC (2012). ⁷ В деле Sunbeam судья Истербрук постановил, что отказ в выдаче лицензии на товарный знак представляет собой нарушение договора, и, как в контексте банкротства, так и вне его, «нарушение лицензиара не прекращает права лицензиата на использование интеллектуальной собственности». ⁸

Апелляционный суд первого округа отклонил это толкование, вместо этого полагаясь на Lubrizol и отделяя товарные знаки от других форм ИС в контексте банкротства. ⁹ Товарные знаки требуют от лицензиара постоянных обязательств по мониторингу качества товаров, связанных с лицензированным товарным знаком, что возлагает бремя на имущество должника, чего, по мнению Первого округа, Конгресс намеревался избежать, предоставив лицензиару возможность отказаться от договора. ¹⁰

Темпнологический холдинг

После предоставления certiorari для разрешения этого раскола между Первым и Седьмым округами, Верховный суд в заключении, вынесенном судьей Каганом, постановил, что Tempnology не может отменить в случае банкротства лицензию на товарный знак, которую она ранее предоставила. ¹¹ В частности, Суд постановил, что «[r] расторжение контракта — любого контракта — при банкротстве действует не как расторжение, а как нарушение». ¹² Поскольку «нарушение» не является «специальным условием банкротства», традиционное правило, согласно которому потерпевшая сторона «сохраняет права, полученные по соглашению», сохраняется. ¹³ Суд отклонил аргумент компании Tempnology о том, что различные разделы Кодекса имели негативный подтекст. Компания Tempnology рассудила, что, поскольку §§ 365 (h) и 365 (n) определяют конкретные категории договоров, в которых контрагент сохраняет свои договорные права, несмотря на отказ должника (соответственно, аренда недвижимости и интеллектуальная собственность, за исключением товарных знаков), отказ должника любого другого контракта прекращает права контрагента. ¹⁴

В ответ на этот аргумент Суд проанализировал законодательную историю § 365 и пришел к выводу, что различные положения, определенные Tempnology, «возникли в разное время» и «ответили на дискретную проблему — как правило, исправляя судебное решение как раз то, что призывает Темпнология.« ¹⁵ Соответственно,« Конгресс принял положения, когда и когда это было необходимо, чтобы усилить или прояснить общее правило, согласно которому договорные права остаются в силе, отклонение ». ¹⁶ Суд постановил, что отсутствие в § 365 (n) явного включения товарного знака лицензии не приводят к отрицательному выводу о том, что Конгресс намеревался рассматривать отказ должника от лицензии на товарный знак как прекращение прав лицензиата. ¹⁷

Эксклюзивность

Один момент, по которому Суд промолчал, заключается в том, сохранится ли в случае выдачи исключительной лицензии на товарный знак исключительное право лицензии также в случае отказа.В отношении других категорий интеллектуальной собственности, защищенных § 365 (n), в законе прямо указано, что исключительность остается в силе. Кто-то может возразить, что обязательство воздерживаться от предоставления дополнительных прав другим лицензиатам является обязательством лицензиара, от которого лицензиар может отказаться после отказа, при условии только претензий до подачи заявления о возмещении ущерба и, следовательно, только четких положений § 365. (n) позволить такой исключительности выжить.

С другой стороны, аргументация большинства, сформулированная судьей Каганом, указывает на то, что Суд может придерживаться противоположной точки зрения и что исключительные права для лицензиатов товарных знаков также должны оставаться в силе при отклонении.Суд отметил, что согласно § 365 (g) конкурсная масса «не может владеть чем-либо большим, чем сам должник вне банкротства». ¹⁸ Таким образом, права должника не должны расширяться в результате подачи заявления о банкротстве. Следовательно, будущий суд может постановить, что, если лицензиар не имел права выдавать дополнительные лицензии на товарный знак до банкротства, банкротство не расширило бы права такого лицензиара.

Последствия

Решение Tempnology имеет четкие последствия для лицензиатов товарных знаков, которые должны оценивать контрагентные риски лицензиаров своих товарных знаков. Tempnology не может устранить риски, возникающие в результате банкротства лицензиара товарного знака, но значительно снижает их. Обанкротившийся лицензиар товарного знака больше не может лишать лицензиата права лицензиата на дальнейшее использование товарных знаков. Более того, имущественная масса лицензиара теперь может с меньшей вероятностью отклонить лицензионное соглашение о товарных знаках, потому что такой отказ, вероятно, только снизит стоимость товарных знаков, поскольку защита контроля качества может исчезнуть в результате такого отклонения.

Tempnology также может иметь последствия для компаний, стремящихся провести реструктуризацию до возможной реорганизации банкротства. Банкротство предприятия, владеющего активами товарных знаков, не обязательно поставит под угрозу внутрифирменные лицензии на эти товарные знаки другим подразделениям предприятия. С другой стороны, способность холдинговой компании сохранять и обеспечивать соблюдение таких товарных знаков все еще может быть поставлена ​​под угрозу банкротством, а также утратой стоимости собственности самих товарных знаков.Более того, как указывалось выше, эксклюзивность таких внутрикорпоративных лицензий все еще остается неопределенной.

Заключение

Хотя Tempnology не решает все оставшиеся без ответа вопросы лицензий на интеллектуальную собственность при банкротстве, он ответил на ключевой вопрос и может указать направление для других постановлений своим строго сформулированным мнением о том, что вступление в банкротство не должно сужать или расширять права компании. лицензиар. Стоит подумать, применит ли Суд в конечном итоге то же самое мнение к лицензиатам, объявленным о банкротстве, где также остается некоторая неопределенность в соответствии с действующим законодательством.В дальнейшем практикующим специалистам необходимо будет тщательно обдумать все решения при реструктуризации компаний, в которых лицензии на товарный знак и другую интеллектуальную собственность между организациями имеют существенное значение для операционной деятельности.

¹ 587 США ____, 1 (2019).
² In re Tempnology , LLC, 541 B.R. 1, 7 (Bankr. D.N.H.2015).
³ См. 11 U.S.C. § 101 (35A).
⁴ 11 U.S.C. § 365 (п).
⁵ 756 F.2d 1043, 1048 (4-й округ 1985 г.).
⁶ In re Tempnology , LLC, 541 B.R. в 7–8.
⁷ In re Tempnology LLC, 559 B.R. 809, 819–22 (B.A.P. 1st Cir. 2016) (со ссылкой на Sunbeam Prods. V. Chi. Am. Man., LLC, F.3d 372 (7th Cir. 2012)).
⁸ Sunbeam, F.3d at 376–77 (цитируется §365 (g)).
⁹ In re Tempnology , LLC, 879 F. 3d 389, 394–95 (1st Cir. 2018).
¹⁰ ид. на 402–403.
¹¹ Судья Каган присоединился к своему решению Верховного судьи Робертса, а также судей Томаса, Гинзбурга, Брейера, Алито, Сотомайора (автора согласования) и Кавано.Судья Горсух выразил несогласие на том основании, что дело было спорным.
¹² Mission Prod. Holdings, Inc. против Tempnology , LLC, 587 U. S. ____, at 8.
¹³ Id. на 8, 10.
¹⁴ ид. на 12.
¹⁵ ид. на 13.
¹⁶ ид.
¹⁷ Идентификатор . на 14.
¹⁸ ид. at 11.

Эта публикация предоставлена ​​для вашего удобства и не является юридической консультацией.Эта публикация защищена авторским правом.
© 2019 White & Case LLP

лицензий на интеллектуальную собственность: что происходит при банкротстве?

Основная роль интеллектуальной собственности или «ИС» в нашей экономике делает лицензии на интеллектуальную собственность особенно важным видом исполнительного договора. Независимо от того, являетесь ли вы лицензиаром или лицензиатом, важно знать, что может случиться с лицензиями на интеллектуальную собственность при подаче заявления о банкротстве.

Банкротный лицензиар .Банкротный лицензиар (или его управляющий по банкротству) имеет право принять или отклонить лицензию. Как правило, лицензиар-должник может принять лицензию, если она соответствует тем же критериям (устраняет дефолты и обеспечивает адекватные гарантии будущих результатов), необходимым для заключения других исполнительных контрактов. У многих лицензиатов не будет проблем с принятием их лицензии, пока должник действительно может продолжать работать. Вместо этого настоящая проблема для лицензиатов — это страх потерять свои права на лицензируемую ИС, которая часто может быть критически важной технологией, если в лицензии будет отказано.

• Специальная защита . Признавая эту озабоченность, Кодекс о банкротстве в Разделе 365 (n) предоставляет лицензиатам особые меры защиты. Если должник или доверительный управляющий отклоняет лицензию, в соответствии с разделом 365 (n) лицензиат может принять решение сохранить свои права на лицензированную интеллектуальную собственность, включая даже право на обеспечение соблюдения положения об исключительности. В свою очередь, лицензиат должен продолжать производить любые требуемые платежи роялти. Лицензиат также может сохранять права по любому соглашению, дополняющему лицензию, которое включает исходный код или другие формы соглашений об условном депонировании технологий.В совокупности эти положения защищают лицензиата от лишения его прав на дальнейшее использование лицензированной интеллектуальной собственности.
• Остерегайтесь товарных знаков . Хотя многие люди ожидают, что интеллектуальная собственность будет включать товарные знаки, Кодекс о банкротстве имеет собственное ограниченное определение «интеллектуальной собственности». Определение банкротства включает коммерческую тайну, патенты и заявки на патенты, авторские права и работы масок. Однако важно отметить, что он не включает товарные знаки.Это различие означает, что лицензиаты товарных знаков не пользуются ни одной из специальных мер защиты Раздела 365 (n), и эти лицензиаты рискуют потерять свои права на товарный знак в случае банкротства.

Лицензиат в деле о банкротстве. Закон о банкротстве отличается от закона. Кодекс о банкротстве в Разделе 365 (c) (1) содержит исключение из общего правила, согласно которому исполнительные контракты могут быть приняты и переданы третьим сторонам, если дефолты устранены и продемонстрированы адекватные гарантии будущих результатов.Исключение срабатывает, когда «применимое право» исключает такую ​​уступку без согласия стороны, не являющейся должником.

• Ограничения на переуступку . Прецедентное право нескольких апелляционных судов Соединенных Штатов гласит, что «применимое право» — здесь патентное право и закон об авторском праве (и, возможно, закон о товарных знаках) — фактически исключает уступку прав по лицензии на интеллектуальную собственность без согласия владельца интеллектуальной собственности. Эти суды постановили, что неисключительные патенты и лицензии на авторское право являются личными и не подлежат передаче.В результате патентообладатель или владелец авторских прав может помешать лицензиату-должнику принять и передать неисключительную лицензию третьей стороне без согласия лицензиара.
• Риск лицензии . В Девятом округе, который включает Калифорнию, лицензиар не только может помешать должнику передать лицензию третьей стороне, но и даже запретить должнику сохранить лицензию для себя. Хотя причина носит технический характер и вытекает из того, как Девятый округ интерпретирует раздел 365 (c) (1) Кодекса о банкротстве, последствия могут быть весьма реальными.Для тех, кто интересуется, знаменательное решение Девятого округа по этому вопросу — In re Catapult Entertainment, Inc. , 165 F.3d 747 (9th Cir. 1999).

Получить консультацию. Взаимодействие между законодательством о банкротстве и интеллектуальной собственности является сложным. Независимо от того, являетесь ли вы лицензиаром или лицензиатом, вам следует получить юридическую консультацию о вашем конкретном лицензионном соглашении и способах защиты своих прав в случае подачи заявления о банкротстве. Точно так же компании, которые ожидают, что им придется подавать заявление о банкротстве, должны внимательно следить за своими лицензиями на интеллектуальную собственность перед подачей заявления.

Последствия лицензий на товарные знаки при банкротстве

В процедурах банкротства должник может «отклонить» контракты, которые являются «исполнительными». Контракт является исполнительным, если обе стороны имеют продолжающиеся обязательства, и неисполнение обязательств одной из сторон было бы существенным нарушением, оправдывающим исполнение обязательств другой стороной. Отказ от исполнительного договора освобождает должника от его обязательств по договору и рассматривается как нарушение договора должником «непосредственно перед датой подачи» заявления о банкротстве.Практическое воздействие отказа на сторону, не являющуюся должником, заключается в создании необеспеченного требования к должнику, который получит незначительный платеж, если вообще получит его от конкурсной массы.

Более тридцати лет назад суд вынес решение об отказе в банкротстве и отозвал патентную лицензию, ранее выданную должником. Lubrizol Enterprises против Richmond Metal Finishers , Inc., 756 F.2d 1043 (4-й округ 1985 г.). Конгресс отреагировал внесением поправок в закон о банкротстве, чтобы обеспечить защиту лицензиатов патентов и некоторой другой «интеллектуальной собственности».Конгресс постановил, что банкротный должник не может отозвать предоставленную лицензию на интеллектуальную собственность; вместо этого отказ будет рассматриваться как нарушение, и лицензиат (а не должник / лицензиар) будет иметь право: (1) отозвать лицензию; или (2) сохранить лицензию и продолжать выплачивать лицензионные платежи. 11 USC §365 (n).

Лицензии на товарные знаки не включены в определение «интеллектуальная собственность» и, следовательно, не подпадают под защиту Раздела 365 (n).Следовательно, суды разошлись во мнениях относительно того, как рассматривать лицензии на товарные знаки при банкротстве. Некоторые суды рассматривали отказ в выдаче лицензии на товарный знак, выданной должником, как расторжение договора — расторжение всего соглашения вместе со всеми предоставленными им правами. 20 мая 2019 года Верховный суд США постановил, что отказ в выдаче лицензии на товарный знак, выданный должником, имеет те же последствия, что и нарушение договора вне рамок банкротства — лицензиат имеет требование о возмещении убытков и может сохранить права на товарный знак, предоставленные по договору. (при условии выплаты роялти). Mission Product Holdings, Inc. против Tempnology , LLC, № 17-1657 (США, 20 мая 2019 г.) Лицензиат также может иметь возможность отозвать лицензию в соответствии с законодательством штата, но обанкротившийся должник не имеет права отменить. Для расторжения договора должник должен удовлетворить более строгие требования по расторжению договора — обычно путем доказательства мошеннического перевода.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЛИЦЕНЗИАТА ТОВАРНОГО ЗНАКА

Во-первых, зачет убытков в счет роялти . Для сохранения прав на товарный знак лицензиат должен продолжать выплачивать роялти в соответствии с контрактом.Раздел 365 (n), касающийся лицензий на другую интеллектуальную собственность, прямо предусматривает, что убытки, возникшие в результате отказа, не могут быть использованы для компенсации текущих выплат роялти. Поскольку права на товарные знаки не включены в Раздел 365 (n), лицензиат может утверждать, что существует право возмещения убытков в счет продолжающихся выплат роялти. Положение в лицензии на товарный знак, разрешающее или запрещающее компенсацию ущерба, повлияет на этот аргумент. Следовательно, лицензиары и лицензиаты теперь будут более агрессивно вести переговоры относительно любых прав на зачет.

Вторая, текущая защита прав на товарный знак. Обанкротившийся должник может прекратить исполнение своих обязательств по договору после отказа. Закон о товарных знаках обычно возлагает бремя защиты прав на товарные знаки на лицензиара. Лицензиаты должны учитывать условия лицензии, чтобы позволить лицензиату обеспечить исполнение в случае банкротства лицензиара. Таким образом, лицензиат товарного знака может утверждать, что должник должен продолжать защищать товарный знак от нарушителей. Но у обанкротившегося лицензиара может не быть ресурсов для выполнения обязательства по принудительному исполнению.В конце концов, если права на товарный знак не применяются, права на товарный знак теряются. Лицензиат товарного знака может предпочесть, по крайней мере, иметь возможность принудительно применить товарный знак, если обанкротившийся лицензиар этого не сделает. Это особенно важно в тех случаях, когда лицензиат не имеет исключительных прав (и не имеет права защищать сам товарный знак). Следовательно, условия правоприменения в лицензии, вероятно, будут обсуждаться более активно.

Что делать, если лицензиат имеет исключительные права, а лицензиар-банкрот пытается отклонить положение об исключительности? Раздел 365 (n) предусматривает сохранение за лицензиатом права на исключительность, но лицензии на товарные знаки не включены.Некоторые комментаторы предположили, что отказ может повлиять на исключительные права, предоставленные лицензиату — возможно, предотвращение принудительного исполнения лицензиатом и разрешение банкроту-должнику получить дополнительный доход путем заключения дополнительных лицензий. Как правило, правило Tempnology заключается в том, что лицензиат сохраняет права на товарный знак, предоставленные по контракту (при условии выплаты роялти). Таким образом, если лицензия дает лицензиару право прекратить исключительные права на товарный знак в случае банкротства без отклонения контракта (в обмен на более низкий гонорар), возможно, это положение контракта может быть исполнено.Следовательно, лицензиаты должны следить за любым таким положением и выступать против него.

Третий , Нарушение Лицензиатом . Хотя обанкротившийся должник не может отозвать лицензию на товарный знак, просто отклонив ее в соответствии с законом о банкротстве, лицензия может быть отозвана за существенное нарушение лицензиатом. Следовательно, лицензиары будут более агрессивно согласовывать обязанности лицензиата по контролю качества, чтобы позволить лицензиару заявить о нарушении лицензиатом и использовать вариант прекращения, когда это будет выгодно.

В свете недавнего решения Верховного суда, лицензии на товарные знаки должны быть пересмотрены, чтобы определить, удовлетворены ли стороны потенциальными последствиями отказа в банкротстве.